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智權知識問答集 ep.14

如何建立自己的企業專利團隊?

別再讓RD及法務管理專利了,你需要的是專才的專利團隊!

目前,國內部份企業有設立所謂的「智權部門」。然而,每間公司因企業規模與目標不同,企業經營者期待智權部門發揮的功能及完成的工作項目也不盡相同。

在大企業中,智權部門可能會有數十個專利工程師,進行專利分析、專利布局、侵權分析;智權部門並會配置專利程序管理師進行程序管理。在中型企業中,智權部是一人部門,專利撰寫工作以委託外部事務所處理,企業內部專利工程師的工作主要是協助RD的發明內容揭露,並與事務所討論專利撰寫的內容;然而因為這樣低額的人力配置,企業大部分的專利工作內容大概都只限於申請專利,行有餘力才會進行其他的專利工作。甚至小企業,完全沒有專利工程師的人力配置,專利撰寫工作完全以委外處理,與RD的溝通也完全是靠外部事務所,只會指派管理人員及行政人員進行案件流程控管。

專利的申請、分析及使用是一個跨領域的專業工作,涉及技術、法律、管理及商業應用,更與公司的整體經營策略有所相關;因此中小企業一開始在推動專利工作時,就很容易不知所措、分身乏術甚至成效不彰。

假如你收到企業經營者指示,要你幫助公司籌組專利團隊並安排相關工作,未來有哪些工作需要執行呢?相應的,需要哪些專業人力的投入?這些人員又該如何交互合作呢?

本文考量中小企業尚未建立專利團隊的情況進行切入,將智權部門的範圍縮小至「專利團隊」,重點說明企業In-house專利團隊的職責與專業特性,並提點專利團隊與其他職務間的協作該如何進行,以配合企業研發專案、扣合內部管理制度、考究市場趨勢等需求。

 

In-house專利團隊的指導原則為何?

首先,我們需要了解企業In-house專利團隊的首要任務不是寫專利說明書。如指派企業In-house專利團隊去執行與事務所的專利師、專利工程師相同的撰寫專利說明師的工作內容,將會低估企業In-house專利團隊「身在企業內部」這個優勢。

對於外部專利事務所而言,事務所的專利師、專利工程師等在協助撰寫專利說明書時,需要通過企業的內部專利人員或研發人員的協助才能取得申請專利的資訊與理解發明的內容,一切只能參考企業提供的資訊。而In-house專利團隊的優勢,就是可以更前期、更深入地去挖掘企業內部的潛在專利,為公司提供更準確的專利布局策略。

企業對內而言,企業中的RD經常不會知道什麼技術可以申請專利、需要申請專利;RD忙著完成被交付的工作,也鮮少有時間提出專利申請的想法或建議。這時候In-house專利團隊的職責就是教育RD人員申請專利的重要性,並主動挖掘具有可專利性的情報,並進行研發初期的專利分析,進一步評估發明申請案的可專利性,最終向企業高層提出專利申請建議。

如等到RD將技術進行揭露再來探討專利申請問題時,一則技術可能不符合新穎性或進步性,後續專利申請容易被核駁;二則技術侵犯到他人專利權,需要回頭進行迴避設計。

換言之,In-house專利團隊也絕不是代替RD進行專利申請的角色。專利團隊不應該只是RD與事務所之間的傳話筒,而是需要一邊從RD取得重要的可專利性資訊,並經過分析、評估後交由事務所處理,並且對於事務所的工作成果進行審稿與品質控管。況且,企業的專利工作也不只有專利申請一項而已。當研發、產銷、法務等職務的工作內容涉及專利時,In-house專利團隊都應該肩負起分析、評估等把關工作,並為企業提供策略建議。

綜上所述,筆者整理中小企業In-house專利團隊的三個重要任務,供讀者參考:

  1. 挖掘價值專利。
  1. 為企業內部及事務所的專利工作成果進行品質控管。
  1. 為企業進行專利分析,取得競爭情報。
  1. 為企業提供策略建議(含研發、產銷、法務等)。

 

專利團隊需要完成何種工作?

很多中小企業在開始經營專利時,會先指示內部較資深的行政人員或法務人員;後來發覺負責人難以執行專利工作的實際細節,才體會到專利工作所需要具備的多元背景需求。

在上一段落,我們綜觀了解了In-house專利團隊的任務,以及真正的工作核心。故對於企業來說,比起單純寫專利說明書的人,企業反而更需要能與企業各類部門溝通、分析專利問題的專利人才。

那中小企業應該要尋找什麼樣的專利人才,才能勝任相關工作呢?我們可以從他們需要執行的工作進行參考。

  1. 研發建議:需要配合RD進行專利檢索與分析,幫助RD激發研發構想靈感,並評估可專利性與市場風險。
  1. 專利申請:需要配合研發專案整理技術資訊,並與事務所配合進行專利分析、研擬專利布局策略,並進行專利申請,與後續的申請案的答辯。
  1. 專利管理:協助架構各部門的的專利申報流程、專利執行流程、技術資料管理流程等,並管理專利資料庫,最終為公司同仁進行教育訓練及定期稽查工作。
  1. 專利營運應用:與產銷專案配合,研擬並執行專利的商業應用工作,包含商品化、專利授權等作法。另需定期盤點企業擁有的專利,與各部門共同研討判斷專利是否進行活化、專利買賣、專利授權或是停止專利維護以節省成本。
  2. 專利法律活動:專利相關合約簽定、侵權爭議處理等,必要時需與外部法律專業合作,並於日常自己進行案例研讀學習。

我們可以看出來,專利團隊的工作涉及不是只有懂專利這麼簡單,技術、管理、資訊、商務、法律領域全都有涉及的可能;企業在招募相關人才時,應考量企業對於專利的發展目標,明確思考希望該人員未來涉及的領域,避免公司什麼都想做但人員安排未到位的情形產生。

 

專利團隊如何作專業分工?

企業經營中,研發創新、權利產出保護、市場評估、商品化、公關行銷等工作,需要隨著市場變化作出因應策略;這些決策需要經過各個部門共同評估,其中專利團隊的角色與其他部門同樣重要,少了誰都不行。

由上一段,我們可以了解智權部門內部專利團隊的日常工作型態,就是穿梭在不同部門間作溝通與分析,並進行專利的布局、分析、保護、應用。

從主題開始,筆者不斷提及「團隊」二字,即是考量到企業In-house專利工作的多元性與複雜性,其衍伸工作量之大很難單由一名員工全部執行到位。

以上所有事情排山倒海而來時,儘管專業人員理解自己應該做什麼,仍會在專案管理的層面上出現困境,使各項工作只能擇項完成,甚至執行品質下降,使專利的效益無法在企業內展現。

因此在面臨如此繁複的工作項目,「團隊的專業分工」絕對是確保工作成果的重要環節。

一個理想專利團隊中的角色分工,筆者粗分為以下三類:

  1. In-house專利師:擁有較突出的專利、管理、法律背景,並擁有專案管理能力,能綜觀企業整體營運安排專利工作,進行企業內部跨部門事務協調,並共同參與研發、產銷等會議,擔任專利工作的決策角色。
  1. In-house專利工程師:擁有較突出的技術背景,需對公司相關技術了解至精熟,並具備專利檢索與資料分析能力,有能力配合研發專案提出建議、分析競爭對手專利及產品,與專利師共同進行專利提案與營運策略建議工作。
  1. 專利程序人員:協助專利相關工作的流程執行與管控,並負責跨部門的行政流程、報表產出及其他庶務事項。

但也提醒讀者,企業根據自身資源決定專利團隊規模時,也需考量預期交付的工作複雜度以及合理的工作內容投入量,勿低估專利工作的人力及時間成本。

 

結語

一個專利團隊依據其接觸的職務不同,會展現出不同的屬性;這個特性意味著,專利團隊實際上能做的事是多元的、跨部門的,絕非只能當作事務所的專利工程師使用。

專利團隊應善盡與企業各部門溝通的責任,並擔任企業內外部專業之間的催化劑,幫助研發部門專心致志的持續產出有用專利,並善用法律專長與專利經驗進行專利布局,達成有意義的專業分工;In-house專利團隊應該把心力放在技術挖掘工作、專利分析與專利營運工作,對人手短缺的中小企業來說效益更大。

最後,企業的資源有限,因此籌組專利團隊的人事成本資源必定也有限,故資源應該放置在與企業營運有關的重點上,企業自然應該要為In-house專利人員設定符合資源配置的可達成目標,才不會陷入專利工作顧此失彼,最終迷失工作重點以致成效停滯的不良循環。

 

 

參考資料:

\1. 專利工程師之職涯發展方向:(三)專利工程師之工作內容 – 科技產業資訊室(iKnow) - 陳志清 發表於 2018年2月26日

https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=14227&fbclid=IwAR0smboop7wpfXlaMAoxdZfpqfkPL5UvPqh4IrZusfcUieumbMXKeTMa9rU

\2. In-house專利工程師還在寫專利稿?趕快停止吧! - 李淑蓮╱北美智權報 編輯部, 2017年11月1日

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_171101_0701.htm

\3. 《專利管理 - IHPA工作故事系列之十六》In-House 專利管理師新鮮人,你準備好了沒? - 邱英武╱北美智權 專利法規研究組副理2013.08.16

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Patent_Administrator/publish-16.htm

\4. 專利工程師之職涯發展方向:(一)位於企業組織之層級 - 科技產業資訊室 (iKnow) - 陳志清 發表於 2018年2月9日

https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=14190