五、行政救濟與侵權訴訟簡介

 

(一) 行政救濟

行政救濟(Administrative Remedy)，是指人民因受國家行政機關的違法或不當處分，而使其合法權益遭受損害時，受侵害之人民得以依據法律的規定向有關國家行政機關提出申訴的程序。

由上述可知，行政救濟是以行政爭議的存在為前提，且行政救濟只能依相對人的申請而進行，採不告不理之原則；而審核專利之工作係由國家行政機關所執行，故專利申請人於申請專利的過程中也同樣受到此種制度之保護，下方將針對特許廳相關之行政救濟程序進行介紹。

圖5-1　專利申請之行政救濟概略流程圖

 

1. 拒絕查定不服審判

(1) 流程概述

依據日本特許法的規定，對於經過實質審查後收到拒絕查定(核駁審定)的特許專利申請案，若專利申請人不服該拒絕查定，可以在拒絕查定通知書謄本送達之次日起三個月內(外國人則為四個月內)，提出拒絕查定不服審判的請求，當特許廳收到此請求時，將由特許廳的審判部以合議體的方式進行審判，該合議體包含審判長及審判官，其係由特許廳長官指定3或5名的審判官，並於其中再指定一人作為審判長，由該審判長作為合議體之主席。

特許專利申請人於提出拒絕查定不服審判請求時，可同時提出專利說明書、圖式、申請專利範圍的修正內容，此時審判流程在進入合議體審理之前，將先進行前置審查之流程，由原先承辦該專利申請案審查的審查官先進行審查，並由該審查官依據修正後的專利申請內容，決定是否應該准予專利，若認為修正後的專利申請應准予專利，則會直接准予專利；反之，則會提供前置報告給合議體，由合議體進行後續之流程。

當合議體收到前置報告時，將利用該前置報告對專利申請人進行審尋。所謂的審尋，就是合議體發函給專利申請人並將前置報告作為附件，在函稿中對專利申請人提問或要求專利申請人在一定期間(通常為60天，若專利申請人為外國公司或個人則為3個月)內對前置報告提出回應。

接著合議體會對原拒絕理由的適當性進行討論，若認為原拒絕理由是合理的，則會作出審判不成立之審決；若判斷原拒絕理由是不適當的，則合意體將可行使職權調查(如檢索先前技術)，以審查該申請案之可專利性，若該申請案無其他不予專利之事由，則會作出授予專利權之審決；若認為該申請案仍有應核駁之理由，且經通知申請人申復後亦未消除該核駁理由時，則會作出審判不成立之審決結果。

(2) 拒絕查定不服審判請求時的修正限制

提出拒絕查定不服審判請求時不允許引入新事項，也就是審判請求時提出的修正內容不得超出原申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，只能修正限縮，亦不能增加新的特徵，即使新的特徵是限縮範圍的內容。

依特許法第17條之2第5項之規定，提出拒絕查定不服審判請求時提出的申請專利範圍的修正僅限於下列事項：

    I. 特許法第36條第5項規定之刪除請求項。

    II. 申請專利範圍之減縮。

    III. 誤記之訂正。

    IV. 不明瞭記載之釋明(僅限拒絕理由通知中所載拒絕理由之相關事項)。

而上述所列的「申請專利範圍之減縮」係專利申請人較常採用的修正方式，而該限縮之手段依據《特許、實用新案審査基準》第IV部第4章「目的外補正」段落[1]，其必須滿足下述三個條件：

    I. 修正係使申請專利範圍減縮者。

    II. 修正係限定修正前之發明特定事項者。

    III. 該請求項修正前所記載之發明與該請求項修正後記載發明在產業上之利用領域及欲解決問題必須是相同的。

(3) 審判請求之當事人與參加人

    I. 審判請求之當事人

審判請求之當事人在拒絕查定時僅為請求人；在專利權為共有時，須由共有者全體請求；順帶一提，專利無效審判之請求人為複數人時，可以共同請求審判，也能各別請求審判。

    II. 審判請求之參加人

在審判手續中，第三人可以參加手續，其可選擇做為審判請求人立場的參加人，或是選擇對審判手續的輔助參加。

「做為審判請求人立場的參加人」，其為能夠共同請求審判的人，在審理終結前，得做為請求人參加。此種參加人，當然也可以獨立請求審判。此種參加的效果，具有和審判請求人相同的地位，擁有相同的權限，當被參加人(審判請求人)撤回審判時，可做為當事人續行審判手續。

「對審判手續的輔助參加」，指關於審判結果具有利害關係的人，例如專利權的專用實施權人或通常實施權人，在審理終結前，以輔助當事人的一方來參加。於當事人撤回審判時，審判終了，不能僅以參加人續行審判手續，此與共同訴訟的輔助參加類似。

2. 審決取消訴訟與上訴

審決取消訴訟的審理對象為特許廳作出的審決之判斷是否正確或者審判手續是否有違法，其中可提出審決取消訴訟的種類除拒絕查定不服審判之審決外，還包含訂正審判、異議制度、無效審判、專利權存續期間的延長登錄無效審判等案件之審決，若申請人/專利權人不服上述之審決結果皆可提出此訴訟。

當拒絕查定不服審判請求人不服審判請求的駁回處分，可在收到審決的謄本之日起30天以內向知的財產高等法院提出審決取消訴訟。針對確定的審判決定，當事者或參加人在超過審決取消訴訟可提起的30天後，如果具有一定的理由(通常為極特殊的理由)，可在審決確定之日起三年以內向特許廳請求再審，此為再審制度。

可提出審決取消訴訟者僅限當事人或參加人，且當事人在審決取消訴訟的審理過程中可提出審判階段的主張或證據，亦可提出不同於審判階段的新的主張或證據。其中與發明、新型有關的審決取消訴訟原則上會進行口頭辯論，與新式樣、商標有關的審決取消訴訟則通常不進行口頭辯論。

知的財產高等法院所作出的判決對於特許廳具有拘束力，特許廳的審判官必須依照判決的意旨進行審理。如果判決的結果是取消特許廳審判官所作出之審決，則特許廳的審判官將會重開審判手續，並且不能沿用先前所為之審決理由或證據進行相同的審決，除非特許廳的審判官找到其他的理由或證據，才能再次做出相同的審決，否則必須依照知的財產高等法院的判決來取消原審決。如果知的財產高等法院的判決仍維持特許廳的原審決，而專利申請人仍不服的話，則申請人可繼續向最高法院提出上訴。

 

(二) 侵權訴訟

於日本相關專利法規中有界定下述幾種侵害專利權利之行為[2]：

表5-1　專利侵權之行為態樣

 

日本專利侵權訴訟的審理一般分為3個階段，分別為「判斷專利是否有效」、「判斷被告是否侵權」、「判斷侵權損失額度」，這3個階段為遞進式，只有前一個階段有了相應的結果才能繼續下一個階段的審理。而自2004年4月1日起，關於特許、實用新型專利權等技術型知識產權案件所提起的侵權訴訟的第一審，以名古屋為界，名古屋以西(西日本)由大阪地方法院專屬管轄，名古屋以東(東日本)則由東京地方法院專屬管轄；至於其他非技術型知識產權案件(如意匠專利、商標權、著作權等)，各地普通法院均有管轄權。

1. 判斷專利是否有效

被告在此階段可以於法院主張原告所主張之專利權無效，並由法官判斷該專利權是否有無效之理由，若有無效理由將駁回原告的請求，反之，將判定該專利權有效而進入後續之審理程序。

被告除了於法院主張原告專利權無效外，還可在特許廳提出宣告原告專利權無效的請求，而且當被告於侵權訴訟過程中提出此請求，則法院將暫停侵權訴訟程序，直到特許廳對該專利權之無效審理結果出來後才會恢復該侵權訴訟程序。

當特許廳做出原告之專利權無效的最終判定時，法院亦將判定該專利權無效而駁回原告的請求；但當特許廳所做出之專利權無效判定並非最終判定時(即原告還可繼續上訴)，法院則不一定要做出相同之無效判定，有可能出現判定該專利權有效的情況；若特許廳做出原告專利權有效且非最終判定時，而法院認為存在有專利無效之理由時，亦可能做出與該結果不相同之無效判定。

圖5-2　對專利有效性提出質疑的兩種管道

 

2. 判斷被告是否侵權

若於第一階段中，原告專利權被判定有效後將進入此階段，於此階段，原告與被告雙方皆可向法院申請聘請技術專家，這些技術專家是被登記在法院的各領域專家，主要是大學教授，他們可以從中立的立場向法官闡述技術觀點，然而是否採用技術專家的論點則由法官來定奪，一旦採用通常將會召開技術說明會。

技術說明會是法院為了讓法官能夠準確理解技術背景而設置的，原告與被告雙方各有近1個小時的時間進行闡述，向法官口頭說明涉案專利的技術背景以及有爭議的技術層面，而技術專家在技術說明會上也可直接質疑原告或被告的說明內容，若法官認為侵權可能性高的時候，可能會同意原告請求或者依法官職權勒令被告提交證據說明被告侵權產品的詳細資訊，例如設計圖、製造工藝表等；若法官最後做出被告侵權之判定時，審理將進入最後一個階段：判斷侵權損失額度。

3. 判斷侵權損失額度

法院判斷侵權損失額度時，主要是以原告的損失利益(應該得到的利益額)和積極解決侵權事件所必要的經費(如訴訟費用、調查費用、律師費用等)為考量，其損失利益額的計算方法有3種，第一種是以單個被侵權產品的原告的利潤額乘以被告銷售侵權產品的個數；第二種是被告通過侵權所獲得的利益；第三種是相當於專利許可使用費的金額(專利授權金)，這3種計算方法不分順序，原告可以任意選擇其一，也可以結合使用。

由於第一種方法計算的損失額度是依照原告的利潤額，當被告認為原告可能使用大於實際侵權產品的製造、銷售個數，或超過實際的單個產品的原告利潤額，來提出一個較大的賠償金額時，被告有權利請求法院發出命令，要求原告提出計算單個產品原告利潤額的依據等明確資料。同樣，於第二種方法之計算，原告也有權利請求法院勒令被告公開其所得利益的檔資料。然而是否同意雙方的請求發出公開檔的命令仍屬於法院的職權，而非單純依據雙方當事人請求為之。

4. 上訴

對判決結果不服的當事人可以向知的財產高等法院進行上訴，但地方法院可根據情況立即執行一部分判決，例如禁令。而作為二審法院的知的財產高等法院會對事實進行判斷，但是作為三審法院的最高法院只對法律問題進行判斷，而對事實問題不會進行審理，因此對絕大多數案件來說，知的財產高等法院的判決可以認為是最終判決。

[1]特許、實用新行審查基準，第IV部第4章https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0400.pdf，最後瀏覽日：2021年5月6日。

[2]特許法第百一條，視為侵害的行為：https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000121；
實用新型法第二十八條，視為侵害的行為：https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000123；
意匠法第三十八條，視為侵害的行為：https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000125，最後瀏覽日：2021年05月06日。